【商標侵權(quán)案】“黑人牙膏”不容“黑人蚊香”-商標駁回復審-商標被異議怎么辦-國內(nèi)商標注冊-國外商標注冊

　　“穿西裝打領帶，頭戴一頂高帽，露齒而笑”，Darlie“黑人牙膏”半身黑人男子形象的商標圖案（下稱引證圖案）可謂深入人心，然而，就是這樣一件圖案商標讓多家公司多次對簿法庭。近日，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院就“黑人牙膏”品牌持有人好來化工股份有限公司（下稱好來公司）起訴杜某彬、廣州市黑人日用品有限公司（下稱黑人公司）、廣西發(fā)昌香業(yè)有限公司（下稱發(fā)昌公司）與廣州易初蓮花連鎖超市有限公司（下稱易初蓮花公司）著作權(quán)侵權(quán)上訴案作出二審判決，認定杜某彬、黑人公司、發(fā)昌公司共同制造、銷售的蚊香產(chǎn)品外包裝上印有的黑人頭像形象圖案（下稱被訴侵權(quán)圖案）侵犯了好來公司對引證圖案享有的信息網(wǎng)絡傳播權(quán)，判決撤銷廣東省廣州市白云區(qū)人民法院（下稱白云法院）此前作出的一審判決，改判三被告立即停止侵權(quán)，并賠償好來公司經(jīng)濟損失等共計50萬元。

　　據(jù)悉，被訴侵權(quán)頭像曾被杜某彬申請注冊為商標（下稱爭議商標），核定使用在第5類蚊香、殺蟲劑等產(chǎn)品上。此后，圍繞爭議商標，好來公司與杜某彬、黑人公司在商標異議、復審、無效宣告以及行政訴訟等多個程序中過招。

　　提起侵權(quán)訴訟

　　好來公司于上世紀30年代在上海成立，隨后在我國臺灣、香港等地設立生產(chǎn)基地。好來公司關聯(lián)公司好維股份有限公司（下稱好維公司）于1985年5月15日在英屬維爾京群島注冊成立，自1989年開始陸續(xù)將“黑人”和“DARLIE”等文字圖形申請注冊為商標，并核定使用在第3類、第30類和第21類等多個類別的商品上。2002年3月，杜某彬就被訴侵權(quán)圖案向原國家工商行政管理總局商標局（下稱原商標局）申請注冊第3129592號圖形商標（下稱爭議商標），核定使用在第5類蚊香等商品上，黑人公司則由杜某彬于2012年9月成立。

　　2014年，好來公司向白云法院起訴稱，引證圖案存在初始版本（頭像一）和最終版本（頭像二）之分，系好來公司的關聯(lián)公司自上世紀30年代開始使用的舊版黑人頭像作品發(fā)展而來。上世紀80年代，好來公司委托美國人亞美·瑞拿（AMY·DRESNER）對舊版黑人頭像進行重新設計，先于1989年初步創(chuàng)作完成頭像一，再于1990年創(chuàng)作完成最終作品頭像二。此后，好來公司及關聯(lián)公司將頭像二商標（即該案中的引證商標）使用在產(chǎn)品包裝上，并延續(xù)至今。杜某彬未經(jīng)授權(quán)將頭像二（即被訴侵權(quán)圖案）申請注冊為商標，黑人公司授權(quán)發(fā)昌公司生產(chǎn)帶有被訴侵權(quán)圖案的蚊香等產(chǎn)品，其行為涉嫌構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，易初蓮花公司作為銷售商，亦應承擔相應法律責任。據(jù)此，好來公司請求白云法院判令四被告停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟損失等共計50萬元。

　　對此，四被告分別進行了答辯。杜某彬辯稱，好來公司提交的證據(jù)不能證明其對涉案作品享有著作權(quán)；此外，根據(jù)北京市高級人民法院（下稱北京高院）及北京市第一中級人民法院（下稱北京一中院）作出的相關判決，維持了被訴侵權(quán)商標有效。黑人公司辯稱，黑人公司使用頭像二的行為并非對作品的復制、傳播，是合法使用注冊商標行為，應受法律保護；黑人公司獲商標專用權(quán)人許可后，于核定商品上使用核準注冊商標，既未超出核定范圍，也未對商標標識做任何修改，是對注冊商標的合法使用行為。發(fā)昌公司辯稱，黑人公司委托其使用第3129592號商標生產(chǎn)蚊香產(chǎn)品時，已提供了商標注冊證及續(xù)展證明等相關材料，發(fā)昌公司已盡審慎注意義務，不應對使用該注冊商標之不利后果承擔法律責任。易初蓮花公司則辯稱，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的圖案否存在著作權(quán)、著作權(quán)人是誰，易初蓮花公司無從得知，進貨查驗環(huán)節(jié)如何審慎也不可避免，其已盡合理注意義務，不應承擔相應的法律責任。

　　白云法院經(jīng)審理后認為，該案的主要爭議焦點是好來公司是否為頭像二的著作權(quán)人。對此，白云法院認為，從各方當事人舉證的現(xiàn)有證據(jù)來看，無法確定頭像二的著作權(quán)人為好來公司，在被告提供相反證據(jù)，好來公司又無法證明其為涉案美術(shù)作品頭像二圖形著作權(quán)人的情況下，好來公司不能向諸被告主張其相關行為侵犯了頭像二的著作權(quán)。

　　據(jù)此，白云法院駁回了好來公司的全部訴訟請求

　　二審改判侵權(quán)

　　一審判決后，好來公司不服，向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

　　值得注意的是，在該案二審期間，基于被訴侵權(quán)圖案的圖形商標被宣告無效。

　　廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理后認為，該案主要爭議焦點為引證圖案頭像作品的著作權(quán)歸誰，被訴行為是否構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。對此，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院認為，好來公司有形成證據(jù)鏈的關聯(lián)證據(jù)證明其主張，證據(jù)之間不存在矛盾，杜某彬和黑人公司又無充分的相反證據(jù)予以推翻，已足以判定引證圖案著作權(quán)歸屬于好來公司。黑人公司在其網(wǎng)站中將大幅涉案作品予以展覽，客觀上通過信息網(wǎng)絡予以傳播，使得不特定公眾可以在自己選擇的地點和時間獲取，黑人公司將涉案作品進行信息網(wǎng)絡傳播的行為，源于其所稱的“商標持有人”角色，考慮到杜某彬與黑人公司之間的關系，對于好來公司提出的該兩主體侵犯作品信息網(wǎng)絡傳播權(quán)的訴訟請求予以支持。至于易初蓮花公司，其銷售的是蚊香產(chǎn)品而非涉案作品本身，考慮到其作為銷售多種不同商品的大型超市，合理注意義務不宜過高，且被訴產(chǎn)品有合法來源，故賠償損失的責任予以免除。

　　最終，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院綜合考慮涉案作品性質(zhì)、侵權(quán)行為的性質(zhì)和規(guī)模及后果等因素后，全額支持好來公司提出的賠償請求。

　　事實上，圍繞爭議商標，雙方已多次過招。2007年，原商標局就好維公司提出的商標異議申請作出裁定，核準注冊爭議商標。好維公司不服，于2007年9月向原商標評審委員會申請復審。原商標評審委員會于2010年1月作出裁定，核準爭議商標注冊。隨后，好維公司向北京一中院提起商標行政訴訟，北京一中院經(jīng)審理判決維持原商標評審委員會的裁定。好維公司不服該判決，于2010年10月向北京高院提起上訴，北京高院經(jīng)審理判決駁回上訴、維持原判。2016年4月14日，好維公司及好來公司對爭議圖形商標提出無效宣告請求，原商標評審委員會經(jīng)審理，宣告爭議商標無效。杜某彬不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理，于2018年1月作出判決，駁回杜某彬的訴訟請求。杜某彬不服，向北京高院提起上訴，北京高院經(jīng)審理后判決駁回其上訴。